【律師分享】一篇搞懂美國商標註冊常見問題與注意事項，順利註冊不踩坑
2024年9月13日
賣家A：我的商標沒有通過USPTO的審核怎麼辦？
賣家B：為什麼代理商幫我提交的商標被認定不合規？我該如何補救？
亞馬遜賣家請注意：合法品牌所有者必須透過符合美國專利商標局要求的美國執業律師提交商標申請。若不遵守美國專利商標局的要求，您的申請可能會被宣布無效。亞馬遜遵循美國專利商標局對商標有效性的認定。您可以自行評估並選擇其他符合USPTO規定的方案，您也可以透過亞馬遜IPA專案與亞馬遜甄選的服務於中國賣家的本地律師事務所建立聯繫。
點擊此處了解更多亞馬遜IPA相關介紹。
為了幫助賣家順利進行美國商標註冊，我們邀請到了在海外商標註冊與智慧財產權保護擁有豐富經驗的崔紅律師*，為大家詳細介紹商標註冊具體流程和常見問題。
賣家B：為什麼代理商幫我提交的商標被認定不合規？我該如何補救？
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美國商標註冊流程概覽
【美國商標申請程序基本概覽】
美國商標申請主管機關為美國專利商標局（簡稱「USPTO」）。因有對使用證據的要求，在美國進行商標申請佈局，在商標申請前、註冊審查過程及使用證據的準備和遞交等環節都需對美國商標申請的特殊點予以額外注意和關注，避免彎路、保證合規申請。
1. 申請前準備
在美國商標申請前，申請人需確認申請的商標，指定的產品或服務，申請人的名義及地址等信息，還需要特別考慮所申請商標的使用情況或使用計劃。充分準備以上資料，關係到在美國進行商標申請的基礎、流程、時間等。
2. 申請及審查基本流程
申請人須透過美國執業律師向USPTO提交商標申請，USPTO審查員對商標申請進行全面綜合審查，如果不存在駁回或不予批准的情況，申請的商標將被予以公告。
目前，USPTO的案件量較大，從新申請提交到審查完成被公告平均時長約10-15個月，個別案件審查用時可能會更長。
美國商標異議公告期為30天，異議人可以申請延期。延期共計有150天，加上30天異議期，整個異議期可達180天。
如果公告期滿、沒有第三方提出異議，商標申請在使用要求滿足的基礎上基本能獲得註冊。
目前，USPTO的案件量較大，從新申請提交到審查完成被公告平均時長約10-15個月，個別案件審查用時可能會更長。
美國商標異議公告期為30天，異議人可以申請延期。延期共計有150天，加上30天異議期，整個異議期可達180天。
如果公告期滿、沒有第三方提出異議，商標申請在使用要求滿足的基礎上基本能獲得註冊。
【申請基礎】
美國商標申請註冊採取使用在先原則，對商標申請有使用的要求，同時也兼顧申請人在申請時的真實使用意圖。因此，美國商標申請中有不同的申請基礎。申請人在提交商標申請時可根據實際情況可以選擇一個或多個申請基礎。需要注意的是，在後期對申請基礎進行修改會產生額外費用。
1(a)實際商業使用：
1(a)實際商業使用：針對已經在美國投入使用的商標，提交申請的同時提交商標在美國的使用證據。公告期後無人異議，商標即可在美國獲準註冊。
1(b)意圖使用：
針對暫未在美國實際使用、但確實有真實的使用計畫的商標。在異議期滿後，申請人需要提交使用證據證明商標已經開始在美國使用。使用證據被接受後，商標在美國將獲準註冊。提交使用證據時，每次提交證據的期限是6個月，申請人可以要求延期，最多有5次延期機會。
需注意：1(a)和1(b)申請基礎不能同時存在同一商標申請指定的相同商品或服務上。
需注意：1(a)和1(b)申請基礎不能同時存在同一商標申請指定的相同商品或服務上。
44(e)他國註冊：
針對已經獲得了他國註冊的商標。申請人需在美國商標註冊前提交他國商標註冊證。需注意，在美國申請商標須與國內註冊商標一致，商品或服務範圍不能超過國內註冊範圍。 44(e)接受一個申請中同時基於多個國內註冊。選擇44(e) 為申請基礎時，需確保國內商標可以成功註冊。
基於44條和66條申請基礎的商標申請，申請階段申請人需要聲明在美國有真實使用的意圖，但不需要提交使用證據，商標在審查後即可獲準註冊。根據美國現代商標法案的規定，因為註冊階段無需提交在美國的商標使用證據，基於44條和66條申請基礎註冊的商標註冊滿3年後有比較高的被提起不使用撤銷的風險。相反的，如果是基於1(a)或1(b)的商標，因為獲準註冊前已經提交過使用證據，理論上被第三方主動撤銷的機率相對較小。
基於44條和66條申請基礎的商標申請，申請階段申請人需要聲明在美國有真實使用的意圖，但不需要提交使用證據，商標在審查後即可獲準註冊。根據美國現代商標法案的規定，因為註冊階段無需提交在美國的商標使用證據，基於44條和66條申請基礎註冊的商標註冊滿3年後有比較高的被提起不使用撤銷的風險。相反的，如果是基於1(a)或1(b)的商標，因為獲準註冊前已經提交過使用證據，理論上被第三方主動撤銷的機率相對較小。
【使用證據要求】
在美國商標申請過程中、註冊後維護、續展前均需提交使用聲明及證據，證明註冊商標的持續、真實的使用。沒有提交或提交使用聲明及證據不能被接受，都會影響商標的有效存續。
對於使用證據，美國的商標審查手冊（TMEP）規定，每類至少提交一份證據，但審查員可要求提供額外證據。實務表明，USPTO對證據的審查日趨嚴格，申請人應盡量在可行的情況下主動多而全地提供使用證據。因此，申請人需依品牌的實際使用及商業擴展計劃，合理規劃在美國的商標佈局，按需申請，切忌盲目「商標先行」。
同時需要注意，在商標註冊後第5-6年、10年的使用證據提交時，雖然理論上無需提交在每個商品、服務上的使用證據，但註冊人需聲明註冊商標是被實際使用在全部商品、服務上的。 USPTO有針對註冊商標使用證據的隨機抽查制度，核查使用證據。一般而言，指定的類別多、商品項多的註冊被抽查的幾率比較大。因此，申請人可以考慮盡量在多項指定商品上主動提交使用證據，降低被抽查的可能性。
對於使用證據，美國的商標審查手冊（TMEP）規定，每類至少提交一份證據，但審查員可要求提供額外證據。實務表明，USPTO對證據的審查日趨嚴格，申請人應盡量在可行的情況下主動多而全地提供使用證據。因此，申請人需依品牌的實際使用及商業擴展計劃，合理規劃在美國的商標佈局，按需申請，切忌盲目「商標先行」。
同時需要注意，在商標註冊後第5-6年、10年的使用證據提交時，雖然理論上無需提交在每個商品、服務上的使用證據，但註冊人需聲明註冊商標是被實際使用在全部商品、服務上的。 USPTO有針對註冊商標使用證據的隨機抽查制度，核查使用證據。一般而言，指定的類別多、商品項多的註冊被抽查的幾率比較大。因此，申請人可以考慮盡量在多項指定商品上主動提交使用證據，降低被抽查的可能性。
合格證據範例Specimens | USPTO; TMEP(uspto.gov)
商品證據
●實物圖片：顯示商標
●產品包裝標籤：顯示商標和商品
● 產品目錄、小冊子：產品圖片、商標標樣、產品描述
● 網頁證據：美國可存取、 有產品描述、顯示商標、 提供有效產品訂購方式、 顯示網址、顯示列印日期
●軟體(APP)產品：虛擬產品 - 官網或應用商 店(APP store、 Google play)可下載、顯示商標
服務證據
●目錄、小冊子：商標標樣、宣傳服務
●零售店或餐廳招牌：清晰圖片、商標標樣
●廣告、帳單、名片：顯示商標和提供的服務
●服務車輛：顯示商標標樣的清晰圖片，如快遞車等
● 網路證據：美國可存取、 官方網站或顯示商標及服務 的任一網站、顯示商標 及指定服務、顯示網址、 顯示列印日期
●實物圖片：顯示商標
●產品包裝標籤：顯示商標和商品
● 產品目錄、小冊子：產品圖片、商標標樣、產品描述
● 網頁證據：美國可存取、 有產品描述、顯示商標、 提供有效產品訂購方式、 顯示網址、顯示列印日期
●軟體(APP)產品：虛擬產品 - 官網或應用商 店(APP store、 Google play)可下載、顯示商標
服務證據
●目錄、小冊子：商標標樣、宣傳服務
●零售店或餐廳招牌：清晰圖片、商標標樣
●廣告、帳單、名片：顯示商標和提供的服務
●服務車輛：顯示商標標樣的清晰圖片，如快遞車等
● 網路證據：美國可存取、 官方網站或顯示商標及服務 的任一網站、顯示商標 及指定服務、顯示網址、 顯示列印日期
2. 申請及審查基本流程
申請人須透過美國執業律師向USPTO提交商標申請，USPTO審查員對商標申請進行全面綜合審查，如果不存在駁回或不予批准的情況，申請的商標將被予以公告。
目前，USPTO的案件量較大，從新申請提交到審查完成被公告平均時長約10-15個月，個別案件審查用時可能會更長。
美國商標異議公告期為30天，異議人可以申請延期。延期共計有150天，加上30天異議期，整個異議期可達180天。
如果公告期滿、沒有第三方提出異議，商標申請在使用要求滿足的基礎上基本能獲得註冊。
目前，USPTO的案件量較大，從新申請提交到審查完成被公告平均時長約10-15個月，個別案件審查用時可能會更長。
美國商標異議公告期為30天，異議人可以申請延期。延期共計有150天，加上30天異議期，整個異議期可達180天。
如果公告期滿、沒有第三方提出異議，商標申請在使用要求滿足的基礎上基本能獲得註冊。
美國商標註冊常見問題
美國商標申請必須委託律師嗎？
是的，自2019年8月3日起，外國企業或個人在美國提交商標註冊申請，必須委託美國執業律師代理Requirement of USPTO，詳情請點此處參考。
1. 律師能提供的服務：提供專業、準確的法律意見、進行商標查詢、商標維護、權益、處理USPTO下發的通知、駁回等。
2. 委託美國律師要求：必須是美國執業律師、必須直接代理申請人、必須實際處理商標業務。
3. 警惕違規代理：不具備律師資格，有償使用其他律師姓名、執業資訊、簽名等，違規盜取其他律師姓名、執業資料、簽名等。
美國律師提供服務，應為美國有效登記的執業律師、直接基於申請人的指示、實際處理申請人的商標申請事務、提供法律服務。
1. 律師能提供的服務：提供專業、準確的法律意見、進行商標查詢、商標維護、權益、處理USPTO下發的通知、駁回等。
2. 委託美國律師要求：必須是美國執業律師、必須直接代理申請人、必須實際處理商標業務。
3. 警惕違規代理：不具備律師資格，有償使用其他律師姓名、執業資訊、簽名等，違規盜取其他律師姓名、執業資料、簽名等。
美國律師提供服務，應為美國有效登記的執業律師、直接基於申請人的指示、實際處理申請人的商標申請事務、提供法律服務。
如何辨識違規代理？
對於美國商標申請，美國律師是申請過程中的重要一環。美國商標申請須確保申請過程合理合規，避免違規代理。
在實務上，比較常見的違規代理的行為包括：
- 在不具有律師資格的情況下提供在美國的商標申請服務
- 有償使用其他律師姓名、執業資訊、簽名等，但這些律師並非實際提供商標申請服務
- 違規盜取其他律師姓名、執業資訊、簽名等並在向美國專利商標局提交的商標申請中提供了虛假或虛構的信息
- 申請過程中製作並提交了虛假的使用證據
申請人可從以下兩方面便別是否有潛在違規代理行為。
1. 確保沒有以下行為：
- 僅要求申請人填寫問卷或類似問卷的文件，並以此為基礎提交商標申請
- 僅僅透過電子郵件聯繫申請人
- 將代理公司（而非執業律師）作為申請人的代表來提交商標申請
2. 違規代理點行的虛假宣傳：
“雖然我們沒有律師，但我們有代理人/專家可以提供法律建議並代為處理USPTO的相關事宜。”
“除非我們代你向USPTO提交申請，否則無法獲得商標權。”
“我們獲得了USPTO的批准，並與他們存在合作關係，我們可以加快你的商標申請審查速度。”
“你必須支付USPTO的賬單或立即支付續展費用，否則商標將被撤銷。”
在實務上，比較常見的違規代理的行為包括：
- 在不具有律師資格的情況下提供在美國的商標申請服務
- 有償使用其他律師姓名、執業資訊、簽名等，但這些律師並非實際提供商標申請服務
- 違規盜取其他律師姓名、執業資訊、簽名等並在向美國專利商標局提交的商標申請中提供了虛假或虛構的信息
- 申請過程中製作並提交了虛假的使用證據
申請人可從以下兩方面便別是否有潛在違規代理行為。
1. 確保沒有以下行為：
- 僅要求申請人填寫問卷或類似問卷的文件，並以此為基礎提交商標申請
- 僅僅透過電子郵件聯繫申請人
- 將代理公司（而非執業律師）作為申請人的代表來提交商標申請
2. 違規代理點行的虛假宣傳：
“雖然我們沒有律師，但我們有代理人/專家可以提供法律建議並代為處理USPTO的相關事宜。”
“除非我們代你向USPTO提交申請，否則無法獲得商標權。”
“我們獲得了USPTO的批准，並與他們存在合作關係，我們可以加快你的商標申請審查速度。”
“你必須支付USPTO的賬單或立即支付續展費用，否則商標將被撤銷。”
使用違規代理的後果？
- 申請中的商標無法獲得註冊，嚴重影響企業的商業佈局進度
- 延長商標申請或商標註冊維護所需的時間
- 商標註冊的效能不穩定
- 註冊商標被撤銷、無效。後期維護也會受阻，如，提交的證據文件等不被接受、考慮
- 禁止代理向USPTO遞交任何文件
- USPTO不予考慮代理提交的全部或部分文件、信息
- 商標檔案中留有商標代理人的違規、受到處罰的情況記錄。商標申請或註冊商標會因該處罰記錄更易受到他人的效力打擊。
- 延長商標申請或商標註冊維護所需的時間
- 商標註冊的效能不穩定
- 註冊商標被撤銷、無效。後期維護也會受阻，如，提交的證據文件等不被接受、考慮
- 禁止代理向USPTO遞交任何文件
- USPTO不予考慮代理提交的全部或部分文件、信息
- 商標檔案中留有商標代理人的違規、受到處罰的情況記錄。商標申請或註冊商標會因該處罰記錄更易受到他人的效力打擊。
之前的註冊商標沒有代理律師怎麼辦？
2019年前已註冊的商標，商標註冊仍然有效，但應盡快委託律師代理，以及時處理商標後續流程，如續展、提交使用證據等。
透過購買取得商標，需要注意些什麼？
商標轉讓屬於法律程序，建議聘請美國律師提供專業的法律支援。
購買商標前須進行詳細的盡職調查，避免購買無效的商標、不以使用為目的的商標（專門註冊來二次銷售的）、透過欺騙手段或違反USPTO規定而獲得註冊的商標以及存在其他可能被USPTO處罰情況的商標。
1. 商標的有效性：商標可以因為多種原因無效，如果購買了無效商標，很可能沒有獲得此商標的任何權益。
2. 商譽一併轉讓：美國商標轉讓過程中特別的一點是要求轉讓商標時商譽要一併轉讓，商標承載的商譽必須及商標一併轉讓應考慮兩個要素，即，商標是否承載商譽及商譽是否一併轉讓。
購買商標前須進行詳細的盡職調查，避免購買無效的商標、不以使用為目的的商標（專門註冊來二次銷售的）、透過欺騙手段或違反USPTO規定而獲得註冊的商標以及存在其他可能被USPTO處罰情況的商標。
1. 商標的有效性：商標可以因為多種原因無效，如果購買了無效商標，很可能沒有獲得此商標的任何權益。
2. 商譽一併轉讓：美國商標轉讓過程中特別的一點是要求轉讓商標時商譽要一併轉讓，商標承載的商譽必須及商標一併轉讓應考慮兩個要素，即，商標是否承載商譽及商譽是否一併轉讓。
盡職調查
在購買商標前，進行廣泛的商標檢索及盡職調查十分重要且必要。如下為購買商標調查的因素：
- 商標是否使用？
- 商標申請是否有違規行為？
- 是否侵犯他人權益？
- 代理人是否有處罰紀錄？
- 商業考慮，商標本身註冊性？
遵循以上，進行充分的盡職調查，依靠專業的律師團隊，確保企業商標購買過程順利並充分維護企業的品牌資產。
我們再次強調，有效的美國商標必須由持有美國律師執照的律師擔任直接代理人並實際準備並向美國專利商標局提交申請資料。在選擇美國律師時應注意以下幾點：
- 選擇具有美國律師執業資格的專業律師、核實律師身分Hiring a U.S.-licensed attorney | USPTO
- 注意鑑別虛假宣傳、釣魚郵件
- 勿過度追求低價代理
- 查看律師是否有處罰（sanction）記錄 TM Decisions - Expungements (uspto.gov)
- 商標是否使用？
- 商標申請是否有違規行為？
- 是否侵犯他人權益？
- 代理人是否有處罰紀錄？
- 商業考慮，商標本身註冊性？
遵循以上，進行充分的盡職調查，依靠專業的律師團隊，確保企業商標購買過程順利並充分維護企業的品牌資產。
我們再次強調，有效的美國商標必須由持有美國律師執照的律師擔任直接代理人並實際準備並向美國專利商標局提交申請資料。在選擇美國律師時應注意以下幾點：
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或者，您也可直接造訪賣家平台中「第三方服務商網路」下的IPA頁面，查看該項目下的律所清單。
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最後，亞馬遜法務部再次提醒賣家們，合法品牌所有者必須透過符合美國專利商標局要求的美國執業律師提交商標申請。合法的品牌所有者應保持警惕，識別並避免使用非法代理商和非美國執業律師的服務商。自2019年8月起，所有居住在海外註冊的商標申請人在美國專利商標局必須由在美國取得執業資格的律師為其代理。該美國執業律師必須是信譽良好的活躍成員，並且需要親自直接提供商標法律服務。若不遵守美國專利商標局的要求，您的商標申請可能無法獲得註冊、已註冊的商標可能會被宣告無效。對於代表您的美國商標申請的任何律師事務所，請務必要求確認與您合作的任何美國律師遵守美國專利商標局的商標申請規定。
亞馬遜遵循美國專利商標局對商標有效性的認定。亞馬遜鼓勵賣家直接與美國執業商標律師(無論地理位置如何)合作，在商標申請註冊過程中得到充分、合規的法律支持。您可以自行評估並選擇其他符合USPTO規定的方案，您也可以透過亞馬遜IPA專案與亞馬遜甄選的律師事務所建立聯繫。
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